БЕЛАРУСЬ · 30 сентября 2016, 10:23 · Отдел информации dev.by
Юрликбез айтишника. Товарные знаки: специфика регистрации и уступки прав

В продолжении совместного проекта dev.by и юридической компании Revera — подробно о процедуре регистрации товарных знаков в Беларуси и за рубежом.

Рисунок: Varia, специально для dev.by.

Что такое товарный знак и зачем он нужен?

Товарным знаком признаётся обозначение, способствующее отличию товаров, работ и (или) услуг одного лица от однородных товаров других лиц. Товарный знак индивидуализирует товар одного предприятия и отличает его от товаров конкурента. Ценность товарного знака состоит в том, что именно он является тем образом, который порождает у потребителя ассоциативную связь товаров и услуг с конкретной компанией, и помогает выбрать конкретное предложение из огромного множества других.

Владелец имеет исключительное право использовать товарный знак и распоряжаться им, а также право запрещать использование товарного знака другим лицам.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные обозначения, включая имена собственные, сочетания цветов, буквенные, цифровые, изобразительные, объемные обозначения, включая форму товара или его упаковку, а также комбинации таких обозначений. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

В России недавно в качестве товарных знаков были зарегистрированы цвета: «Сбербанк», «МТС» и «Газпром» зарегистрировали в Роспатенте свои корпоративные цвета — зелёный, красный и синий. Ранее попытки регистрации знаков, состоящих из одного цвета, получали в Роспатенте отказы. Исключением являлся товарный знак в розовом цвете (всем известный Vanish). Тем не менее, регистрация в качестве товарного знака одного цвета — достаточно спорный вопрос.

В некоторых странах в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы звуки и запахи. В Европейском Союзе в качестве товарного знака зарегистрировано рычание льва, сопровождающее начальные титры фильмов американской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer. В США также разрешена регистрация звуковых товарных знаков.

В Беларуси регистрация нетрадиционных товарных знаков не осуществляется.

Для предоставления правовой охраны товарному знаку он должен быть зарегистрирован.

Регистрация товарного знака в Беларуси

Регистрацию товарного знака на территории Республики Беларусь осуществляет Национальный Центр интеллектуальной собственности.

Этап

Содержание этапа

Патентные пошлины

Подача заявки

Подаётся в бумажном виде в НЦИС с приложением:

  • документа, подтверждающего уплату патентной пошлины;
  • документа, удостоверяющего полномочия патентного поверенного, если заявка подается патентным поверенным;
  • дополнительных экземпляров изображения товарного знака (если регистрируется товарный знак в чёрно-белом исполнении —  5 экземпляров изображений; если в цветном исполнении —  8 экземпляров изображений в цвете и 2 экземпляра в черно-белом исполнении).

Заявка должна относиться к одному товарному знаку. Форму заявки можно посмотреть здесь.

При подаче заявки важно правильно указать необходимые классы Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). 

$100

$50 за каждый дополнительный класс МКТУ

Предварительная экспертиза

Предварительная экспертиза — формальная проверка содержания и правильности оформления поступивших документов, уплаты патентной пошлины.

Срок — два месяца с даты подачи заявки с приложением всех документов в патентный орган.


 

-

Публикация сведений о заявке

С 15.07.2016 сведения о заявке, прошедшей предварительную экспертизу, по результатам которой принято решение о принятии заявки к рассмотрению, публикуются на официальном сайте НЦИС в течение двух месяцев с даты принятия такого решения.


После публикации сведений о заявке любое лицо вправе ознакомиться с этой заявкой и прилагаемыми к ней документами.

 

Экспертиза заявленного обозначения Экспертиза заявленного обозначения — это экспертиза по существу. В ходе неё:
  • устанавливается приоритет товарного знака, если он не был установлен при проведении предварительной экспертизы,
  • проверяется отсутствие оснований для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака, требованиям, установленным ст. 4 и пп.1 и 3 ст. 5 Закона о товарных знаках.

С 15.07.2016 будет установлен максимальный срок проведения экспертизы заявленного обозначения — два года с даты принятия решения о принятии заявки к рассмотрению.

В настоящее время существует платная услуга НЦИС по ускоренной экспертизе, которая может быть проведена по истечении 6 месяцев с даты подачи заявки в течение 1 месяца. Стоимость услуги можно посмотреть на сайте НЦИС.
$350
Регистрация товарного знака в Госреестре В течение месяца с даты получения документа об уплате патентной пошлины. $200
Выдача свидетельства на товарный знак В течение одного месяца с даты регистрации товарного знака в Государственном реестре.
Публикация сведений о регистрации Сведения о регистрации товарного знака публикуются в официальном издании НЦИС в течение трех месяцев после даты регистрации товарного знака в реестре.


Регистрация действует в течение десяти лет с даты подачи заявки в НЦИС с возможностью продления неограниченное число раз. Патентная пошлина за продление срока действия регистрации товарного знака составляет $800.

Международная регистрация товарного знака в рамках Мадридского союза

Беларусь — участница Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков. Это обеспечивает возможность регистрации товарного знака как в Беларуси, так и в 96 странах мира по достаточно несложному механизму.

В международной заявке или при последующем указании можно испрашивать охрану также в Европейском Союзе.

Если базовая заявка на регистрацию знака была подана в ведомство одной  из сторон Мадридского союза, лицо, являющееся заявителем этой заявки, может обеспечить охрану своего знака на территории государств-участников Мадридского союза путем регистрации этого знака в реестре Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Обязательное условие международной регистрации товарного знака —  предварительная национальная регистрация или подача заявки на регистрацию в НЦИС.

Процедуру международной регистрации кратко можно изложить так:

Этап

Содержание этапа

Подача заявки в НЦИС

Международная заявка подаётся в НЦИС в бумажном виде на бланке формы MM2, рекомендованном ВОИС на английском или французском языке. Форму бланка можно посмотреть здесь.

Одновременно с подачей заявки заявитель должен представить:

  • заявление (Приложения 1,2,3) (образцы — здесь);
  • два экземпляра изображения товарного знака размером 8х8 см дополнительно к экземпляру, помещенному на бланке заявки;
  • доверенность, удостоверяющая полномочия патентного поверенного, если заявка подаётся патентным поверенным;
  • документ об уплате международной пошлины (копия);
  • документ об уплате национальной пошлины (копия).


НЦИС проверяет правильность заполнения сведений и направляет заявку в ВОИС.

Формальная экспертиза ВОИС

ВОИС проводит формальную экспертизу заявки. Если она отвечает предъявляемым к ней требованиям, ВОИС регистрирует знак в Международном реестре, публикует информацию о нём в официальном бюллетене ВОИС и направляет владельцу знака свидетельство о международной регистрации.

Экспертиза заявки по существу национальным патентным ведомством

ВОИС рассылает уведомления всем странам, указанным в международной заявке, и в течение 12 месяцев (в рамках Соглашения) или 18 месяцев (в рамках Протокола) с даты уведомления каждая из стран-участниц проводит экспертизу знака в соответствии с национальным законодательством, подтверждая действие международной регистрации в отношении всех товаров и/или услуг, части товаров и/или услуг, либо полностью отказывая в охране.


За международную регистрацию товарного знака по Мадридской системе необходимо оплатить национальную пошлину ($100) и международную пошлину (сумму можно рассчитать на калькуляторе пошлин на сайте ВОИС).

Зарегистрированные знаки имеют точно такой же юридический статус, как и знаки, поданные и зарегистрированные в стране по национальной процедуре. Период действия международной регистрации не ограничен во времени при условии уплаты в Международное бюро ВОИС каждые 10 лет установленной пошлины.

Регистрация товарного знака в Евросоюзе

Товарный знак Европейского Союза регистрируется в European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

Преимущества

  • Регистрация товарного знака в ЕС (EU trade mark) предоставляет его владельцу единую правовую охрану на территории всех стран Союза (28 государств).
  • Заявку можно подать в электронном виде.
  • Регистрация товарного знака достаточно быстрая.
  • Размер пошлин относительно невелик.

Недостатки

  • Если хотя бы одна из стран-членов ЕС откажет в регистрации товарного знака, он не будет зарегистрирован ни в одной стране.

Процедура регистрации товарного знака аналогична национальной регистрации.

Этап

Содержание этапа

Подача заявки

Заявку можно оформить онлайн на одном из языков ЕС.

Предусмотрено 2 формы заявки: «Five-step form» (базовая форма) и «Advanced form» (расширенная форма; используется, например, для регистрации коллективного товарного знака).

Экспертиза и публикация заявки

Экспертиза по формальным основаниям (соблюдение всех требований к заявке), а также экспертиза по абсолютным основаниям для отказа (проверяется, обладает ли товарный знак различительной способностью и не носит ли он описательный характер).

Если все требования соблюдены, заявка о регистрации товарного знака публикуется.

Заявление возражений

В течение трёх месяцев после публикации заявки любое третье лицо может заявить возражения против регистрации товарного знака, если ранее уже был зарегистрирован схожий товарный знак или имеются абсолютные основания для отказа с точки зрения третьего лица.

Регистрация товарного знака и публикация о регистрации

 

Если никто не подал возражений, товарный знак регистрируется и публикуется.

Свидетельство о регистрации в электронной форме становиться доступным в течение 2 дней после публикации о регистрации. Бумажное свидетельство не выдается. 

На практике процедура регистрации товарного знака в ЕС может занять около 5-6 месяцев.

Стоимость базовой регистрации — €850 (для одного класса товаров и услуг), которая должна быть уплачена в течение месяца, с момента получения EUIPO-заявки. Пошлина за второй класс товаров и услуг — €50. Доплата пошлина за третий и каждый последующий класс товаров и услуг составляет €150. Более подробно о ставках пошлин — здесь.

Срок действия регистрации — 10 лет с возможностью неограниченного продления.

Регистрация товарного знака в США

Регистрацию товарных знаков в США осуществляет Бюро патентов и торговых марок США (USPTO).
 

Этап

Содержание этапа

Подача заявки

Зарегистрировать товарный знак можно онлайн посредством Trademark Electronic Application System (TEAS). TEAS предлагает 3 вида форм для подачи заявки. Стоимость самой дешевой из них — $225 за 1 класс товаров и услуг.

В США существует свой классификатор товаров и услуг, отличный от МКТУ. Выбор конкретного класса необходимо производить на сайте.

Статус заявки можно отслеживать онлайн.

Экспертиза и публикация заявки

Экспертиза по формальным основаниям, где проверяется  соблюдение всех требований к заявке и уплата пошлины, также проводится экспертиза для выявления конфликтующих товарных знаков. Она может занять несколько месяцев.

Если все требования соблюдены, заявка о регистрации товарного знака публикуется в Official Gazette, еженедельно публикуемой USPTO.

Заявление возражений

В течение 30 дней с момента публикации заявки любое третье лицо может заявить возражения против регистрации товарного знака, если такая регистрация ущемляет права этого лица (например, регистрируется схожий товарный знак).

Подтверждение использования товарного знака*

(факультативная стадия при подаче заявки на регистрацию товарного знака, который ранее не использовался)

 

В США существует дополнительная стадия Notice of Allowance (NOA) Issues for Applications Based on an Intent to Use the Mark — подтверждение использования товарного знака. Так, если заявитель подавал заявку на регистрацию товарного знака, который ранее не использовался, после публикации заявки и при отсутствии возражений со стороны третьих лиц в отношении заявки TEAS направляет заявителю NOA. Заявитель в течение 6 месяцев с момента получения NOA должен представить «Statement of use» (SOU) —  доказательства использования товарного знака (например, фото товаров с изображением товарного знака, фотографии веб-сайта, показывающие товары и услуги, используемые под регистрируемым знаком и т.п.).

Регистрация товарного знака и публикация о регистрации

Если заявитель предоставил SOU и оно одобрено, то в течение примерно 2 месяцев товарный знак регистрируется и выдается свидетельство о регистрации.


Процедура регистрации длится, как правило, от 12 месяцев.

Регистрация товарного знака действует в течение 10 лет с момента подачи заявки, в США этот срок отсчитывается с момента регистрации. Срок действия товарного знака может быть продлен ещё на 10 лет неограниченное количество раз.

Уступка права на товарный знак

Право на товарный знак может быть уступлено владельцем товарного знака по договору организации или физическому лицу в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.

По договору уступки исключительного права одна сторона (правообладатель) передаёт принадлежащее ей исключительное право на товарный знак в полном объёме другой стороне.

Таким образом, суть уступки означает отчуждение исключительного права в полном объёме на всё время его действия. Сторона, уступившая исключительное право больше не имеет права его использовать (уступка, по сути, является продажей товарного знака).

Договор уступки обязательно должен содержать следующие условия:

  • условие о предмете договора — указание на исключительное право на товарный знак, которое передается;
  • условие о размере вознаграждения или порядке его определения либо прямое указание на безвозмездность этого договора.

Кроме того, при регистрации договоров НЦИС проверяет соответствие положений представленного на регистрацию договора законодательству о праве промышленной собственности в части:

  1. наличия у сторон договора правомочий на его заключение;
  2. предмета договора;
  3. вида передачи прав;
  4. объёма передаваемых прав;
  5. срока действия договора.

В случае, если лицо не желает окончательно и в полном объёме передать исключительное право на товарный знак, оно может передать его по лицензионному договору, то есть предоставить другой стороне разрешение использовать товарный знак на время.

Важной особенностью как лицензионного договора, так и договора уступки права на товарный знак, зарегистрированный в Беларуси, является их регистрация в НЦИС. Договоры вступают в силу с даты такой регистрации. Если не соблюсти требования о регистрации лицензионного договора, договор уступки исключительного права на товарный знак, эти договоры могут быть признаны недействительными.

Для регистрации договора уступки товарного знака в НЦИС необходимо предоставить:

  • заявление о регистрации договора;
  • договор в трёх экземплярах (два экземпляра — подлинники, один экземпляр — заверенная заявителем копия);
  • свидетельство о регистрации товарного знака;
  • доверённость (в случае ведения дел через представителя);
  • документ, подтверждающий уплату патентной пошлины.

Срок регистрации договора — 1 месяц. Размер пошлины — $100 за один знак и $50 за каждый последующий, если уступается право одновременно на несколько товарных знаков.

Для уступки права в ЕС и США регистрация договора не требуется, необходимо просто уведомить соответствующие ведомства.

Регистрацию товарных знаков в США осуществляет Бюро патентов и торговых марок США (USPTO).
 

Офис регистрации

Порядок регистрации

 Срок регистрации (смены собственника)

Патентные пошлины

USPTO (США)

Подача уведомления о смене собственника с приложением копии договора уступки.
Возможна электронная подача.

 Около недели

$40

 

EUIPO (ЕС)

Подача  уведомления о смене собственника с приложением копии договора уступки.

Возможна электронная подача.

 Менее недели

0

 

Также в проекте «Юрликбез айтишника» читайте:

  1. Как зарегистрировать ИП и юрлицо​
  2. Выбор системы налогообложения для ИТ-предпринимателей ​
  3. Основы ведения учёта для ИП, подача деклараций, ФСЗН
  4. Работа с зарубежными заказчиками, площадками, соцсетями
  5. Работа с иностранными контрагентами: экспорт
  6. Работа с иностранными контрагентами: импорт
  7. Какие документы оформлять при найме сотрудников
  8. Всё о проверках и хранении документов
  9. Оформление прав на интеллектуальную собственность в компании


 

Информация в статье действительна на день публикации, 30.09.2016.
Данные будут обновляться по мере изменений в законодательстве.

Источник: dev.by


Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Использование материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии прямой гиперссылки на dev.by. Ссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце публикации.
datahata — хостинг в Беларуси